资源

 

英国退出欧盟(“英国脱欧”):对知识产权的影响

英国退出欧盟(“英国脱欧”):对知识产权的影响

于2016年6月23日,英国(UK)就是否留在欧盟举行全民公投。公投结果以52%对48%的票数决定英国应结束欧盟成员国身份(支持英国退出欧盟或“英国脱欧”)。

不过,这一结果并无直接效力。事实上,英国脱欧的正式程序尚未启动。公投本身并不具有法律效力,只是咨询性的全民公决。如果英国政府决定执行公投结果,那么脱欧的法律机制应遵循《里斯本条约》(Lisbon Treaty)第50条。该条规定,为启动脱欧程序,英国须正式通知欧洲理事会,据此预期,脱欧程序最早也要到2016年9月方会启动。根据第50条规定,发出正式通知后,英国和欧盟有长达两年的时间进行脱欧协议谈判,协议同时会考虑英国与欧盟之间的未来关系。若未达成协议或取得延期,则在取得理事会和全体成员国一致同意后,英国的欧盟成员资格将会于该两年期限届满时结束。

鉴于上述不确定因素,尤其是脱欧程序的确切启动时间,因此不可能确定英国正式退出欧盟的确切时间。谈判的复杂性使得英国脱欧程序很难在两年内完成。

在正式脱欧之前,英国依然是欧盟的正式成员。尤其是,即使是在根据第50条进行谈判期间,当前的欧盟知识产权依然不受影响。

目前尚无法确定英国与欧盟之间未来法律关系的性质。与知识产权特别相关的问题是,英国是否会加入欧洲自由贸易区——即所谓的“单一市场”,从而保留欧洲经济区(EEA)的成员身份。关于是否让英国的一个或多个部分(如苏格兰)单独留在欧盟,或离开英国并加入欧盟,这一问题不在讨论范围内。

英国退出欧盟,对不同的知识产权具有不同的影响。下面我们考虑对下述各项的实际影响:1)专利;2) 补充保护证书(SPCs);3) 商标;4) 外观设计;5) 植物品种权(PVRs);6) 地理标志保护(PGIs); 7) 版权及数据库权;及8) 商业机密。

我们再次向全体客户、同行及朋友们保证,Mewburn Ellis提供的欧洲知识产权服务不会受到影响。我们计划在德国慕尼黑设立一个新的Mewburn Ellis办事处。该办事处会在英国政府与欧盟其余成员国的谈判结束之前开始营业,这尤其为我们继续提供广泛的欧洲商标和设计服务提供了保障。新办事处不仅临近欧洲专利局(European Patent Office)和德国专利商标局(German Patent Office),同时也会临近欧洲统一专利法院(Unified Patents Court)中央法院慕尼黑分院。

1.  专利

欧洲专利不受影响

在英国,可通过国家途径或欧盟途径向欧洲专利局(EPO)申请取得专利。这两种途径都不受英国脱欧的影响。此外,英国脱欧对《专利合作条约》(PCT)体系并无影响。根据《专利合作条约》,国际专利申请依然能够通过国家和欧洲专利局途径指定英国。脱欧后,英国依然是欧洲专利组织(European Patent Organisation)的成员国,《欧洲专利公约》(EPC)依然适用于英国。欧洲专利局不属于欧盟机构,目前有十个成员国,均不属于欧盟成员。

和现在一样,欧洲专利局授出的欧洲专利在英国依然有效,可由英国法院强制执行。一旦英国退出欧盟,取得专利权所有人同意后在欧洲经济区首次销售权利穷竭的监管规则可能会有所改变。

在欧洲专利局代表客户的专利代理人不受影响

总部位于英国的欧洲专利代理人在欧洲专利局的客户代理人身份不会因英国脱欧受到影响。Mewburn Ellis自欧洲专利局于1977年成立之初就开始与之合作,并直接参与欧洲专利法律与实践的制定和应用。我们众多的欧洲专利代理人继续发扬这一经验,与客户共同努力,根据《专利合作条约》提出欧洲专利申请和国际专利申请,保护客户的发明创新。

统一专利及统一专利法院

欧洲专利具有统一效力,即俗称的统一专利(UP),相关的统一专利法院(UPC)尚未运作。统一专利条例和《统一专利法院协议》以欧盟加强合作程序为基础;统一专利和统一专利法院仅对欧盟成员国适用[1]。因此,退出欧盟后,英国很可能无法参与其中。

在写这篇文章时,即使英国公投结果已为世人所知,实施统一专利法院和统一专利的筹备工作依然在继续,以期统一专利法院在2017年开始运作。

英国是《统一专利法院协议》的三大强制批准国之一,另外两个国家是法国和德国[2]。英国尚未完成批准。英国退出欧盟的决定很可能会推迟,但不会阻止统一专利和统一专利法院的推行。就根本而言,有三种推进方法。

第一种可能情况,英国目前依然是欧盟成员国,可能会批准《统一专利法院协议》,促使该体制生效。随后,英国可能会在退出欧盟的同时撤出《统一专利法院协议》。据推测,一审法院中央法庭的伦敦分院可能会迁往某成员国境内,据此可能会参照英国与欧盟之间的最终“脱欧协定”进行对《统一专利法院协议》作出必要修改[3]。在“先加入后退出”的情况下,理论上《统一专利法院协议》会在2017年开始生效。如下文讨论的欧盟商标一样,假设英国退出欧盟之后,会根据英国制定的过渡性规定确认涵盖英国的任何统一专利或转化为英国国家性专利。

第二种可能情况是英国决不批准《统一专利法院协议》。这种情况下,可能需要修订《统一专利法院协议》,删除需要英国批准这一规定,或其他参与成员国可以耐心等待英国退出欧盟,届时意大利会自动取代英国成为第三大强制批准国。如此,虽然会有重大推迟,但统一专利及统一专利法院可在撇开英国的情况下实施。

提出的第三种可能情况是英国可能批准《统一专利法院协议》,促使该体制生效,随后英国与欧盟之间的最终“脱欧协定”可能会允许英国留在统一专利及统一专利法院体制内。这种可能性实施起来存在一些困难,不过只要有实现这一结果的政治意愿,这些困难也是可以克服的。

在上文讨论的第一及第二种可能情况下,英国脱欧会缩窄统一专利的市场覆盖范围。不过,即使没有英国的参与,统一专利和统一专利法院都是值得欢迎的发展举措,此举会降低欧洲跨司法权区的专利诉讼成本,并允许专利诉讼以英语进行。

是否会考虑损失英国市场这一因素,从而对统一专利续展费用或统一专利法院诉讼费进行调整还需拭目以待。目前,统一专利的拟定续期费用以“true top 4”方案为基础,该方案假设英国也为参与国。对于在四个或更少国家(包括英国)促使欧洲专利生效的公司而言,统一专利的持续续展年费并不具有吸引力。(如果所选择的国家是《伦敦协定》(London Agreement)的缔约国,则可节省的翻译费用实属有限。)

[1]《统一专利法院协议》第84条 | [2]《统一专利法院协议》第89(1)条 | [3]可能使用《统一专利法院协议》第87(2)条来修订第7(2)条

在统一专利法院的代理人资格

代表客户出席统一专利法院的代理人仅限于获授权在统一专利法院缔约成员国法庭出庭的执业律师和取得适当诉讼资质的欧洲专利律师[4]。这可能包括英国退出欧盟后位于英国境内的欧洲专利代理人。在Mewburn Ellis,我们期待在统一专利法院运作后完全参与其中。

英国脱欧不影响总部位于英国的公司取得统一专利的能力,也不妨碍总部位于英国的欧洲专利代理人代表客户取得相关专利。和现在一样,统一专利会从欧洲专利局审查并授予的欧洲专利转化而来。

[4]《统一专利法院协议》第48条

行动要点: 专利
无需就英国脱欧采取立即行动。现行的欧洲专利体系不会因为英国退出欧盟而受到实质性影响。万众瞩目的统一专利法院可能会延迟,且在较长的期限内不会覆盖英国。鉴于英国脱欧,有关保持欧洲专利的国家验证效力,在过渡时期退出统一专利法院的管辖范围,或全部加入新的统一专利的决定可能都需重新审视。

2.  补充保护证书(SPCs)

补充保护证书授予特定的药物及植物保护药剂相关的专利,延长该类专利的期限,延长的时间通常不超过五年。尽管补充保护证书属于国家性权利(如由英国知识产权局授予在英国范围内有效),补充保护证书的法律基础来自欧盟条例[5]。英国脱欧后,当前补充保护证书的法律基础可能不再适用于英国。鉴于补充保护证书在商业上的重要性,估计英国会实施法律机制,以确认现有的补充保护证书。

目前尚不太确定英国是否会颁布新的国内立法,就授予新的补充保护证书作出规定。挪威是欧洲经济区的成员国,但不是欧盟成员国,其补充保护证书机制与欧盟补充保护证书法规相当协调,这或许对英国有指导意义。即使假设脱欧后英国政府颁布的补充保护证书立法与欧盟大致相同,英国有关补充保护证书的判例法可能在很长时间里与欧盟法院(CJEU)相背离。

[5] 欧洲理事会第469/2009号条例

行动要点: 补充保护证书
无需立即采取行动。不过,随着英国脱欧的日期临近,关注该领域的发展动向依然十分重要。

3.  商标

目前商标注册有下述形式:通过国家途径在英国注册商标,只提供英国境内的商标保护;或申请欧盟商标(EUTM)[6],提供欧盟全体成员国境内的统一商标保护;或通过《马德里议定书》(Madrid Protocol)国际商标体系指定英国或欧盟知识产权局。

[6] 先前称为欧共体商标(CTM)

英国脱欧后的欧盟商标保护

预计在英国退出欧盟后,新的欧盟商标将不再适用于英国。鉴于欧盟商标显著的商业重要性,英国极有可能就现有欧盟商标的英国部分的确认或转化为英国注册商标制定过渡性规定。确认或转化是自动的还是需要欧盟商标所有人采取积极措施(包括付费),这一点尚不清楚。

此外还需就在英国注册的现有欧盟商标的居先权主张采取措施。预计商标转化或确认程序也会确认有效的居先权主张,并以一定的形式重新确认为英国国家注册。

尚不清楚欧盟商标所有人是否需要依据英国注册的要求,证明商标在英国使用(或有真诚的意愿打算在英国使用)[7],相反,值得注意的是,目前只在英国使用的欧盟商标在正常程序中可能会因为未在欧盟使用而被注销[8]

英国和欧盟都是《马德里议定书》——国际商标注册体系的缔约方,因此,预计在英国脱欧后,马德里体系会继续适用于欧盟和英国的商标注册。

[7] 1994年《英国商标法》第32(3)条 | [8] 欧洲理事会第207/2009号条例第51条

强制执行

英国脱欧后,欧洲商标的有效范围不再包括英国,向欧盟法院提出的任何申请强制执行的诉讼以及产生的任何禁令在英国可能无效。若在欧盟和英国出现侵权行为,可能需要分别提出申请强制执行的诉讼。此外,总部位于英国的公司若被控在欧盟侵权,则有关控诉不会在其所在管辖地而是在欧盟成员国进行。

英国脱欧后,欧盟法院的裁决(包括存在法律争议的欧盟成员国境内法院的转交)几乎不再适用于英国。因此,尽管英国和欧盟当前的商标法相互统一,随着时间的推移势必会渐行渐远。

权利穷竭

目前,欧盟法律对经商标权所有人同意在欧洲经济区进行的首次销售采用权利穷竭原则[9]。英国脱欧后,英国是仅在英国境内,或是欧洲经济区和英国境内,或是在国际上(即全球各地)采用权利穷竭原则,这一点尚不确知。若采用国际权利穷竭原则,商标权所有人若想阻止在世界其他地方合法出售的品牌正品向英国平行进口和转售会更加困难。另一方面,若权利穷竭原则仅针对英国,则英国商标所有人能够阻止自欧盟平行进口商品并在英国转售。

[9] 欧洲理事会第207/2009号条例第13条

代理人

欧洲经济区之外的公司和人士向欧盟知识产权局提交申请时都需要代理人[10]。英国脱欧后,英国除非保留欧洲经济区成员国身份,否则英国公司也需要代理人。

代表客户向欧盟知识产权局提交申请的代理人(即欧洲商标代理人)需要满足欧洲经济区国籍、地区资质及营业地点三重要求[11]无论英国是否继续为欧洲经济区的成员国,Mewburn Ellis会通过位于德国慕尼黑的新办事处,一如既往地提供涉及欧洲知识产权局的全方位服务。

[10] 欧洲理事会第207/2009号条例第92(2)条 | [11] 欧洲理事会第207/2009号条例第93 (2)条

英国商标不受影响

我们估计,英国国家商标的注册和执行机制不会因英国脱欧受到任何直接影响。也就是说,英国商标法会随着时间推移逐渐背离欧盟商标法。相关的欧盟指令可能不再适用于英国,使得英国脱欧后拥有更大的立法自由,英国法院不再需要根据欧盟法院的裁决对英国商标法进行解释。

行动要点: 商标
就目前而言,我们认为最佳行动就是继续现行实践。不过,对于重要的商标来说,公司可能会考虑提交英国国家申请,作为双重保险。我们期望英国可以在脱欧之前尽早制定出较为清晰的欧盟商标确认或转化制度。

4.  外观设计

外观设计受国家(英国)范围和欧盟范围的注册及非注册设计权保护。

英国注册设计

英国已注册外观设计不会受到英国脱欧的直接影响,不过英国现有法例可能会出现若干变化。其中一项变化涉及新颖性和公开保障条款——外观设计在正常的经营过程中不可能为在欧洲经济区开展业务的业内专业人士所合理知晓[12]。如果英国同时退出欧盟和欧洲经济区,可能会对该保障条款进行修订,以至少将英国纳入其中,修订也可能只是提及英国。

[12] 1949年《注册外观设计法案》(Registered Designs Act)第1B(6)(a)条

非注册外观设计权(UDRs)

英国非注册外观设计权保障物品的全部或部分设计权,惟存在一些例外情况,如表面装饰。英国非注册设计权在为物品制作出特定外观设计或由“合资格人士”制备“设计文档”后自动形成,该合资格人士须为欧盟国民或居民,或为英国设计者提供互惠保障的非欧盟国家国民或居民[13]。英国脱欧后,英国可能会鉴于欧盟不提供互惠保障——欧盟的等效非注册共同体外观设计(UCD)在很多重要方面与英国非注册外观设计不同,英国可能会决定将欧盟国民和居民排除在英国非注册外观设计权范围之外。

[13] 1988年《版权、外观设计及专利法案》(Copyright, Designs and Patents Act)第217条

注册共同体外观设计(RCDs)

注册共同体外观设计是一种欧盟统一权利。因此,与欧盟商标一样,预计现有及新的注册共同体外观设计在英国脱欧后不再适用于英国。鉴于该外观设计的商业重要性,英国极有可能就注册共同体外观设计英国部分的确认制定过渡性规定,确认可能是自动的,也可能需要注册共同体外观设计所有人采取积极措施。

通过《海牙协定》(Hague Agreement)体系申请国际性外观设计保障存在诸多问题。目前,欧盟是《海牙协定》缔约方,但英国不是。英国已计划[14]加入《海牙协定》,很可能在2016年年底获准加入。英国脱欧后,因为英国可能会以国家权限加入成为一个新的成员国,即使英国成为《海牙协定》的缔约国,标示欧盟的国际性外观设计在英国的效力也会不太明确。如同注册共同体外观设计,预期英国会就标示欧盟的英国国际性外观设计的确认制定过渡性规定。

英国脱欧后,向欧盟法院提出的强制执行注册共同体外观设计的诉讼以及因此产生的任何禁令在英国可能无效。若在欧盟和英国出现侵权行为,可能需要分别提出申请强制执行的诉讼。此外,总部位于英国的公司若被控在欧盟侵权,则有关控诉不会在其所在管辖地而是在欧盟成员国进行。

如同欧盟商标,估计欧盟法院法律规程的影响力会减弱,可能导致逐渐背离。

目前,欧盟法律对经注册共同体外观设计所有人同意在欧洲经济区进行的首次销售采用权利穷竭原则[15]。如果英国同时退出欧盟和欧洲经济区,在英国的首次销售并不会导致注册共同体外观设计的权利穷尽,使得注册共同体外观设计所有人能够阻止从英国向欧洲经济区的平行进口。在英国转售于全球其他地方进行首次销售的商品是否会受到影响,尚取决于英国在脱欧后采取的权利穷竭原则(即国际性、欧洲经济区和英国,或仅在英国)而定。

[14] https://www.gov.uk/government/consultations/uk-accession-to-the-hague-agreement | [15] 欧洲理事会第6/2002号条例第21条

在欧盟知识产权局的代理人资格

欧盟以外的公司和人士向欧盟知识产权局提交申请时都需要代理人[16]。英国脱欧后,无论英国是否保留欧洲经济区成员国身份,英国公司都需要代理人。

就外观设计事项在欧盟知识产权局代表客户的专业代理人需要满足欧洲经济区国籍、地区资质及营业地点三重要求[17]。然而,获授权在欧盟知识产权局行事的欧洲商标代理人还有权在外观设计事项方面代表客户行事[18]无论英国是否继续为欧洲经济区的成员国,Mewburn Ellis都会通过位于德国慕尼黑的新办事处,一如既往地提供涉及欧洲知识产权局的全方位服务。

[16] 欧洲理事会第6/2002号条例第77(2)条 | [17] 欧洲理事会第6/2002号条例第78(4)条 | [18] 欧洲理事会第6/2002号条例第78(1)(b)条

非注册共同体外观设计(UCDs)

非注册共同体外观设计赋予其所有权人一项权利,可防止其外观设计在整个欧盟地区遭未经授权使用。非注册共同体外观设计于外观设计首次在欧洲共同体(现在的欧盟)公开时自动开始存在。

英国脱欧后,非注册共同体外观设计将不再涵盖英国。鉴于自外观设计在欧盟首次应用以来只有相对较短的三年时间[19],目前尚无法确定英国是否会为确认英国当前的非注册共同体外观设计而制定过渡性规定,或若制定,那么有关规定该如何运作。展望未来,缺乏英国的非注册共同体外观设计保护会对多个行业产生影响,如时装界。如上所述,英国的非注册共同体外观设计不提供弥补非注册共同体外观设计的损失(例如,英国非注册共同体外观设计不包括表面装饰)的对等保护。总部位于英国的设计师可能希望重新评估其外观设计申请策略,以提高英国外观设计注册的使用率。

[19] 欧洲理事会第6/2002号条例第11(1)条

行动要点:外观设计
目前不期望会有即时改变,采用注册及/或非注册欧盟外观设计权的公司不妨考虑在英国注册,以在英国脱欧后获得更多保障。

5.  植物品种权(PBRs)

具有独特、统一及稳定性质的特定新植物品种受保护的方式有两种:一是受共同体植物品种权(一种涵盖所有欧盟成员国的统一权利[20])在欧盟层面的保护;另一种是受植物育种者权在英国层面的保护[21]

预计英国脱欧不会对英国植物品种权产生任何影响。不过,一旦英国退出欧盟,共同体植物品种权将不再涵盖英国,如同上文讨论的其他统一欧盟权利,预计会出台过渡性规定,以确认英国法律下的现有共同体植物品种权,或将其转化为英国植物品种权,确认或转化可能需要所有权人采取行动及/或支付费用。

非欧盟居民或不拥有欧盟办事处的申请人在申请共同体植物品种权时,必须委任一名“程序代理人”,代理人必须位于欧盟境内[22]。英国退出欧盟后,总部位于欧盟境外的植物育种者需要委任一名欧盟境内的代理人。在Mewburn Ellis,我们将通过位于德国慕尼黑的新办事处,一如既往地提供该领域的服务。

[20] 欧洲理事会第2100/94号条例第2条 | [21] 1997年《植物品种法案》(Plant Varieties Act)第1条 | [22] 欧洲理事会第2100/94号条例第82条

6.  地理标志保护(PGIs)

欧盟条例以原产地名称保护(PDOs)、地理标志保护及传统特产保护(TSGs)的形式,为来自特殊区域或具有具体特征的农产品及食物提供特别的法律保障[23]。著名的例子包括帕尔玛火腿、威尔士羊肉和羊奶。

这些都是欧盟条例规定的统一欧盟权利,所以在英国脱欧后将不再适用于英国。如同上文讨论的其他统一欧盟权利,预计会出台过渡性规定,以确认英国当前的原产地名称保护、地理标志保护及传统特产保护,或将其转化为国家性权利。英国可能(但无法确定)会在脱欧后制定国家地理标志保护体系。目前尚不清楚英国的相关体制与现行欧盟体系的相似程度,希望具有充分的相似性,以便受保护名称在欧盟和英国能够相互认可[24]

[23] 欧盟条例第1151/2012号 | [24] 欧盟条例第1151/2012号事实陈述24项指出,应向符合相关标准及在原产国受保护的第三方国家的原产地名称及地理标志给予平等的保护。

7.  版权及数据库权

英国的版权保护主要以1988年《版权、外观设计及专利法案》为基础,不存在欧盟统一版权。不过有多项欧盟指令和条例,包括信息化社会指令(InfoSoc Directive)、软件指令(Software Directive)、无主作品版权指令(Orphan Works Directive)、转售权(Resale Right)等,旨在实现整个欧盟版权法律的协调统一。部分该等欧盟法律通过《版权、外观设计及专利法案》在英国施行,其他的通过独立的立法文件施行。

欧盟的版权协调统一还远未完成,各成员国的版权法及版权法协调方面的应用都存在重大差异。这就是说,欧盟指令反映了成员国,包括英国,根据(其中包括)《伯尔尼公约》、《罗马公约》和世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》[25]等所承担的国际义务。因此,我们预期,英国在脱欧后会维持已在英国施行的欧盟指令,或施行与欧盟版权框架一致的过渡性规定。若英国在脱欧后加入欧洲经济区,则会继续密切参与(至少部分)协调性框架,包括遵循欧盟法院的法律体系。在统一市场外,鉴于英国于国际协定项下的义务,英国可能会继续与欧盟法律框架保持高度协调,不过随着时间推移,不可避免会出现司法分歧。

英国的数据库权具体来自欧盟数据库指令[26]。事实上,“特殊”数据库权是一项独特的欧盟知识产权,仅于欧洲经济区及(理论上)提供互惠保障的国家境内适用。在非欧洲经济区内,英国如果想受益于更广泛的欧洲经济区权利,可能需要实施自己的国家“特殊”权,向欧洲经济区提供互惠保障。不过,如同补充保护证书和地理标志保护,存在诸多复杂问题需要处理,如欧盟法院的国际法律体系问题。

[25] 与贸易有关的知识产权 | [26] 96/9/EC号指令

8.  商业机密

英国有关机密信息的普通法提供国家性商业机密权利,这方面的详细判例法涉及范围很广。这不属于已在欧盟统一的知识产权法律范畴,即该领域的欧盟法律,不过变化正在发生。欧盟理事会最近通过了委员会一项有关“商业机密指令”(Trade Secrets Directive)的提案。该指令针对非法获取、使用和泄漏商业秘密指定了统一措施。一旦在欧盟公报上发布,成员国须在最多两年时间内将该指令纳入国家法律。

事实证明,商业机密指令在许多成员国内并不十分受欢迎,包括英国。在英国,人们普遍认为普通法已为违反保密责任的执法提供必要的权利和救济措施,足供英国履行其于与贸易有关的知识产权协议项下的义务。因此,虽然在根据第50条进行谈判期间届满前依然是欧盟成员国,但英国在脱欧前不太可能实施该指令。同样地,退欧后,除非因成为欧洲经济区的成员国而必须执行,否则英国不太可能施行国内版本的该指令。

综上所述

希望上文讨论的诸多不确定性因素会在未来数月变得明朗,并计划据此作出更新。同时,欲了解更多信息,请发送邮件至firstname.lastname@mewburn.com与阁下的日常Mewburn Ellis联系人联络。

This information is simplified and must not be taken as a definitive statement of the law or practice.  Please refer to our English-language website for more information.