英国商標異議申立手続

通常の英国商標異議申立手続の概要*

延長が認められない限り、出願公開後2ヶ月以内に英国知的財産庁(UKIPO)に異議申立を行う必要があります**。この期間は1ヶ月のみ延長可能です。5年以上前の商標登録を証拠とする異議申立の場合、異議申立人は商標が使用されている商品・役務または商標が使用されていない正当な理由(これは例外的)を示す必要があります。異議申立期限までの期間を利用して、出願の自主的な取下げを請求するか、適切な場合は和解を試みるのが一般的です。異議申立の予定があることを出願人に通知しないと、後の手続で決定される費用に悪影響を与える可能性があります。

異議申立の通知を受けてから 2 ヶ月以内に、出願人は答弁書を提出する必要があります。両当事者が同意する場合、交渉の時間を確保するために「クーリングオフ期間」としてこの期限を 7 ヶ月延長することができます。両当事者が同意すれば、さらに 9 ヶ月の延長が可能です。いずれの当事者も「クーリングオフ期間」を早期に終了することができます。

出願人が答弁書を提出すると、異議申立は証拠段階に進みます。異議申立人は、ほぼ確実に 5 年以上登録されている登録商標の使用を立証する必要があります。

異議申立人が最初に証拠を提出し、出願人が応答し、異議申立人がこれに対して応答することができます。各証拠ラウンドは 2 ヶ月であり、延長が可能な場合があります。全ての証拠が提出されると、口頭審理を経て決定が下されるか、あるいは口頭審理ではなく、当事者が提出する答弁書・弁駁書(証拠とは別)を含む提出書類のみに基づいて決定が下されます。費用の決定は通常、勝訴側に有利になります。これは公式の基準に基づいており、実際の費用の補償ではなく、費用への貢献を意図しています。ある程度の柔軟性があります。

28 日以内に控訴できる可能性があります。これは裁判所または「任命された人物」(通常は上席法廷弁護士または学者)に対して行うことができます。任命された人物の決定は最終的なものであり、裁判手続に対しては控訴することができます。

*このウェブページの「ファストトラック異議申立手続」に関する注記を参照。
** 例えば、2013 年 1 月 24 日に異議申立目的で公開された商標の期限は 、2013 年 3 月 24 日となります。

誰が異議申立することができますか?

1. 絶対的理由: 誰でも
2. 先行権: 先行権者のみ。先行権のライセンシーでさえも異議申立することはできません。(異議申立書が提出されると、ライセンシーは事実上「介入者」として異議を引き継ぐことができます。)

どのくらいの時間がかかりますか?

クーリングオフ期間をフルに延長し、証拠を提出し、審理後に異議決定されるケースでは、通常 2 ～ 3 年かかります。その後、控訴される可能性もあり、これにより手続がさらに長引くことになります。

異議理由

1. 絶対的理由

悪意による商標登録出願、または次のような理由で本質的に登録できない標章:

• 記述的標章、すなわち、商品・役務を説明するもの
• 欺瞞的標章、すなわち、商品・役務の種類または品質に関して誤った印象を与えるもの
• 一般名称、つまり特定の取引または事業で使用される一般的な表現
• 公序または道徳の一般的な原則に反するもの
• 特別に保護されている記章等

場合によっては、標章が相当程度使用され、出願人の商品・役務について識別力を獲得していれば、絶対的理由による異議申立は認められない可能性があります。

2. 相対的理由、すなわち先行権、例えば:

• 先行商標出願/登録と同一または混同の可能性がある
• 先行商標出願/登録の識別力または名声を不当に利用しているまたは損害を与えている(先行商標が周知である場合、登録によって付与される権利は、周知ではない商標または名声のない商標の場合よりも広範囲になります)
• 先行の標章の使用を通じて確立された権利(未登録/詐称通用権)との衝突
• 意匠権/著作権との衝突

異議申立人または潜在的な異議申立人はどのようにして出願を知るのでしょうか?

1. 潜在的に競合する出願の公開を検出するために、商業的なウォッチング検索を実施することによって。 詳細については、ウォッチング検索に関する私共のウェブページTrade Mark Watching Searchesを参照。
2. 英国商標審査官が、(潜在的な)異議申立人が所有する先行の英国商標登録または係属中の商標登録出願と混同を生じるおそれがあると判断した場合、英国知的財産庁からの後の商標登録出願の公開の通知を通じて
3. 出願人が(潜在的な)異議申立人に連絡して、標章の使用および/または登録の同意を求めた場合などの連絡によって

異議申立人が証拠とする5年以上前の登録商標が使用されていることの重要性

異議申立が、異議申立の対象となる出願の公開日時点で 5 年以上登録されている(国際登録の指定の場合は保護されている)商標を証拠とする場合、使用に関する声明を提出する必要があります。出願人が使用に関する声明を受け入れない場合、異議申立人は、異議申立の証拠段階において、異議申立の対象である標章の公開日前の5年間に、登録商標または国際登録による登録商標が、指定商品・役務について、英国でまたは欧州連合商標(EUTM)1の場合は少なくとも1つの欧州連合(EU)加盟国で真正に使用されていたことを立証する必要があります。

異議申立人の証拠は、次のものを提示して、異議申立の根拠となる商標が商品・役務について使用されていることを

• 関連する 5 年間の商品・役務の販売量に関するデータ。使用を主張する商品・役務について使用されている商標の例。たとえば、販売請求書や広告/パンフレットのコピーなど。
• 商標が使用された期間と使用された地理的領域に関する詳細
• ラベル、標識、請求書、広告資料など、商標がどのように使用されているかに関する情報

使用要件の対象となる登録商標または国際登録による登録商標は、使用が示された範囲でのみ、異議申立の有効な根拠となります。これは、登録でカバーされているものよりもはるかに狭い範囲の商品・役務に適用される可能性があります。または、使用の証拠が全くない場合、登録商標または国際登録による登録商標は異議申立の有効な根拠ではなくなります。このような状況で、他に有効な登録商標または国際登録による登録商標がない場合、異議申立はそれ以上進められません。

使用しない正当な理由がある場合は例外がありますが、これは非常にまれです。例としては、ビジネスセクター全体に影響を及ぼす貿易禁輸措置や、規制当局の承認を待っている医薬品などが挙げられます。しかし、実際には不使用の正当な理由を主張するのは非常に困難です。

登録の使用を立証することができない、または十分に立証されていないことが明らかな場合、相手側は当該登録に対して不使用取消訴訟を起こす可能性があります。

¹ 以前は共同体商標 (CTM)として知られています

英国ファストトラック異議申立手続

ファストトラック手続は、標準的な異議申立手続とはいくつかの点で異なります。

• 異議理由は、最大 3 つの先行権との同一性または混同のおそれに限定され、先登録商標(または国際登録の登録商標)のみで、係属中の商標登録出願は先行権として利用不可。
• 異議申立人は、5年以上登録されている商標を根拠とする場合、異議申立書とともに使用の証拠を提出する必要がある
• いずれかの当事者は、異議手続でさらなる証拠を提出する許可を得る必要がある
• 決定は通常、最終的な提出書類を含む提出された書類に基づいて行われる

出願人が答弁書を提出する2ヶ月の期間は変わらず、両当事者が同意する場合の交渉のための「クーリングオフ期間」の利用可能性も同様です。異議申立が進行する場合(「クーリングオフ期間」が和解なしに終了するか、利用されない場合)、いずれかの当事者が証拠提出の許可を要求しない限り、審理は決定へと進みます。英国知的財産庁が証拠提出を許可する場合、証拠提出の期限が設定されます。さらなる証拠を提出する権利、または審理後の決定は、英国知的財産庁が判断した例外的な場合にのみ認められます。場合によっては、英国知的財産庁がファストトラック異議申立を通常の異議申立に変更することがあります。

英国商標登録出願に対して異議申立の可能性がある場合には、このフォームをダウンロードして記入し、私共までお送りください。

ここに示した情報は、簡略化したものであり、法律ならびに実務の決定的な情報ではありません。