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EPO에서 화학발명은 다른 발명들과 마찬가지로 동일한 기준이 적용되나, 화학 및 의약 발명에 특별히 적용되는 판례법과 실무가 있습니다. EPO에서의 특유의 실무로서 화학 및 의약품 발명에서 요구되는 “선택발명”에 대한 실무를 소개하고자 합니다.
이 글은 영문 블로그의 내용을 정리한 것입니다. 관심 있으신 분은 영문 블로그를 참고하여 주십시오.
선택발명은 종래기술의 개시들에 속하거나 오버랩되는 발명을 의미합니다. 종래기술의 개시 내용에 속하거나 오버랩되는 선택발명은 여러개가 존재할 수 있습니다.
EPO는 선택발명의 평가에 있어, 하나의 속(genus)을 공개하는 선행기술이 속(genus)에 속하는 종(species)의 신규성을 상실시키지 않는다는 일반원칙을 기초로 합니다. 예컨대, “금속”에 대한 선행기술이 개시된다고 하여, “구리”와 같은 특정 금속의 신규성이 상실되지는 않습니다.
EPO에서 선택발명은 3가지 유형으로 나누어 집니다:
다른 발명에 적용되는 일반적인 기준이 선택발명의 특허성 평가시에도 적용됩니다. 즉, 신규성은 선행기술의 개시에 기초하여 고려됩니다(T 666/89). 종래 기술이 선택발명의 subject matter를 명확하고 애매하지 않게(clearly and unambiguously) 개시하는 경우, 해당 발명은 일반적으로 신규성이 결여됩니다.
선택발명이 종래기술에서 명확하게 개시되어 있지 않는 경우, EPO의 판례법은 선택발명의 신규성을 평가하기 위한 추가적인 테스트를 확립하였습니다. 이러한 테스트는 전술한 세 가지 다른 유형의 선택발명에 따라 다르게 적용됩니다.
예시 – 마쿠쉬 청구항
선행기술의 목록에서 선택한 발명은, 청구된 발명이 종래의 가능한 구성요소 리스트에서 언급된 일부 구성으로 정의된 경우입니다. 예컨대, 아래에서 종래 기술의 아닐린 화합물은 General Formula (I)로 정의되고, R1, R2, 및 R3 각각은 나열된 치환기 리스트에서 선택될 수 있습니다. 한편, 본 발명 또한 아닐린 화합물에 관한 것으로, 상기 종래 기술의 General Formula (I)의 범위에 속합니다. 본 발명에서 R4, R5, 및 R6 각각은 종래 기술의 치환기 그룹의 리스트에서 선택됩니다.
판단기준 – 두 개의 리스트 원칙 (“two list principle”)
이러한 선행기술의 목록에서 선택하는 경우, 신규성 판단시에 EPO는 소위 “두 개의 리스트 원칙(two list principle)”(T12/81)을 적용합니다.
"if a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty” [EPO Guidelines G-VI 8].
“특정 특징들의 조합에 도달하기 위해 특정 길이(certain length)의 두 개 이상의 리스트에서 선택해야 하는 경우, 선행기술에서 특별히 공개되지 않는 특징의 조합에는 신규성이 부여된다.” (EPO 심사기준 G-VI 8)
여기에서 “특정 길이(certain length)”란 선행기술에서 적어도 세 개 이상의 선택지를 포함해야 합니다. 그러나, 선택발명이2 개보다 많은 리스트에서 선택되어 조합되는 경우라면 두 개의 선택지를 갖는 리스트도 “특정 길이”를 갖는 것으로 간주될 수 있습니다 (T686/99).
단일 목록에서 선택하는 것은 원래 리스트의 길이가 얼마나 긴지 짧은지와 관계없이 일반적으로 선택에 신규성을 부여하기에는 충분하지 않다고 간주됩니다.
위 예시의 아닐린 화합물의 경우, 본 발명은 각각 5개 이상의 원소를 포함하는 특정 길이(certain length)의 3개의 리스트에서 선택된 것을 나타냅니다. 따라서, 본 발명의 화합물은 General Formula(I)의 선행기술 화합물에 대해 신규한 것으로 판단됩니다.
다른 예시 - 화학 및 의약품 발명에도 적용됨
두 가지 리스트 접근법은 혼합물, 조성물, 병용투여, 화학 공정 등 다른 화학 및 의약품 발명에도 적용됩니다.
예컨대, 아래의 약학적 조성물 발명에 대한 선행기술과 본 발명을 보겠습니다.
두 개의 리스트 접근법에 따르면, 본 발명은 신규한 것으로 판단됩니다. 왜냐하면, i, ii, 및 iv의 구성이 특정길이를 갖는 (3개 이상의 선택지) 리스트로부터 선택되었습니다. ii의 구성은 두 개 선택지 중에 선택되었으나, i, iii, 및 iv의 선택의 조합으로 선택발명의 요건을 만족하였으므로 문제되지 않습니다.
결론 및 실무상 유의점
요약하자면, 마쿠쉬 청구항에서 복수의 리스트로 정의된 종(species)에 대한 일반적인 공개는 개별 종(species)의 신규성을 상실시키지 않습니다.
선행기술 목록에서 선택한 발명에 대하여, EPO에서 등록 가능성을 높이기 위해서는 선택들의 특정 조합들에 대한 여러 후퇴지점(fall-back position)을 출원 당시에 포함해두는 것이 좋습니다. 이는 보정시에 신규사항 추가와 관련한 엄격한 판단 기준이 적용되기 때문입니다. 보정의 적법성과 관련하여 후술하겠습니다.
하위 범위 선택발명은 종래 기술에서 개시된 보다 넓은 범위에 속하는 좁은 범위의 발명을 의미합니다. 성분의 함량 범위는 종종 화학발명의 핵심적 특징이 됩니다. 화학발명 중에서도 구체적으로 조성물, 합금, 액체 혼합물, 중합체, 합성 방법에서의 시약과 같은 분야에서 발명을 정의하는데 자주 사용됩니다.
판단 기준 - 최근 실무 변경
EPO 판례법 및 실무는 2019년 11월에 변경되었습니다. 기존에는 하위 범위 선택 발명의 신규성 평가를 위한 핵심 판례는 T198/84 및 T279/89였습니다. 2019년 11월 이전에는 하위 범위의 신규성 인정을 위해 세가지 기준이 요구되었습니다:
최근의 실무에서는 위의 단계 3이 배제되었습니다. 즉, 2019년 11월 1일부터는 더 이상 하위 범위가 의도적으로 선택될 필요가 없습니다. 이 변경사항은 출원일과 관계없이 계류 중인 모든 출원에 적용됩니다. 그 대신 이는 진보성 판단시 평가됩니다.
따라서, 하위 범위 선택발명의 신규성의 인정이 훨씬 쉬워졌습니다. 이는 특히 Article 54(3) EPC에 따른 신규성 거절이유 (한국특허법의 확대된 선출원과 유사 규정) 극복에 도움이 됩니다.
좁음(narrow)과 멀리 떨어져 있음(far removed)
이 용어들은 해석의 여지가 있으며 case-by-case로 평가됩니다. 좁음과 멀리 떨어져 있음을 판단하기 위한 기준의 예시로서 다음의 예시를 고려해보면 도움이 됩니다.
종래 기술에서 온도의 범위는 220°C (30-250)에 달합니다. 본 발명에서는 단지 5°C(130-135)입니다. 따라서, 본 발명의 하위 범위는 “좁은” 것으로 간주됩니다.
종래 기술의 끝점은 30°C과 250°C입니다. 청구된 범위는 가장 가까운 끝점에서 100°C 떨어져 있습니다. 또 종래기술에서 실시예들은 모두 210°C의 온도를 초과합니다. 따라서, 본 발명의 하위 범위는 “멀리 떨어진” 것으로 판단됩니다.
따라서 본 발명은 EPO에 대하여 신규성 있는 것으로 간주될 것입니다.
실무상 유의점
하위범위에 특징이 있는 선택발명에서 청구된 하위 범위가 알려진 범위로부터 “좁고” “멀리 떨어진” 것이어야 합니다. 또한, 범위의 광협에 따라 등록가능성 판단이 달라질 수 있으므로, 명세서 작성 과정에서 선호하는 하위 범위에 초점을 맞추어 여러 fall back position을 기재하는 것이 중요합니다.
상기 3가지 유형의 선택 발명 중에 오버랩되는 경우는 가장 덜 흔한 형태입니다.
오버랩되는 범위는 하나의 단일 특징이 중복되는 경우보다 청구범위가 일반적으로 중복되는 경우에 더 많이 발생합니다.
“it must also be considered whether the skilled person, in the light of the technical facts and taking into account the general knowledge in the field to be expected from him, would seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. If it can be fairly assumed that he would do so, it must be concluded that no novelty exists”.
"기술적 사실에 비추어, 그리고 당업자에게서 기대할 수 있는 그 분야의 일반 지식을 고려하여, 당업자가 오버랩되는 범위 내에서 선행기술 문서의 기술적 교시를 적용하는 것을 진지하게 고려할 것인지고려해야 한다. 만약 그가 그렇게 할 것이라고 정당하게 가정할 수 있다면, 신규성이 존재하지 않는다고 결론지어야 한다."
오버랩 범위의 신규성 평가는 일반적으로 당업자가 오버랩 범위에서 적용하지 않을 것이라는 이유를 확립하는데 의존합니다.
본 발명은 세 가지 구성요소 모두에서 선행기술과 중복됩니다.
신규성 판단을 위해 EPO는 선행 기술의 교시를 바탕으로 오버랩 범위에서 작업하는 것을 당업자가 “진지하게 고려”할 것인지 여부를 판단해야 합니다. 일반적으로EPO는 공개된 내용이므로 오버랩 영역에서 당업자가 시도할 것이라 추정할 것입니다.
따라서, 오버랩 범위에 의해 정의된 선택발명의 신규성을 확립하기 위해서는 EPO의 기본 입장을 전복시키기 위한 반박논거가 필요합니다.
실시예들과 구체적인 개시를 살펴봄에 따라 반박 논거를 확립할 수 있겠습니다. 예컨대, 만약 모든 실시예들이 오버랩 영역에서 멀리 떨어져 있다면 우리는 당업자가 오버랩 영역에서 시도하지 않으리라 주장할 수 있습니다. 또한, 종래 기술 전체적인 개시를 상세히 살폈을 때, 오버랩 영역을 피해야 한다거나 다른 영역보다 덜 선호된다고 교시하는 진술이 있다면, 당업자가 오버랩 영역으로 시도할 것을 심각하게 고려하지 않을 것이라는 주장에 도움이 됩니다.
실무상 유의점
출원의 도입 부분에 선행기술에 대한 상세한 설명을 포함시키고, 이를 통해 선행기술에서 교시되지 않은 내용에 대한 명확한 설명을 제공함으로써 본 발명을 강조하여 설명할 수 있습니다. 또한, 범위의 광협에 따라 등록가능성 판단이 달라질 수 있으므로 많은 fallback position 을 명세서에 포함시켜 두는 것이 좋습니다.
모든 발명에 적용되는 진보성 판단기준이 선택발명에도 적용됩니다. 즉, 선택발명은 종래 기술로부터 자명하지 않아야 합니다. EPO 지침은 다음과 같이 명시되어 있습니다:
“If [the] selection is connected to a particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is accepted”
“만일 선택발명에서 해당 선택이 특정 기술적 효과와 관련이 있고, 선행기술에 당업자를 선택하도록 하는 암시가 있지 않다면, 진보성이 인정된다”
실제로, 선택발명의 진보성을 평가할 때, EPO는 선택된 subject matter 가 아닌 영역에서 존재하지 않는 효과를 제공한다고 볼 수 있는 증거를 찾습니다- 즉, “예측할 수 없는 기술적 효과”가 필요합니다. 이러한 효과를 입증하는 가장 좋은 방법은 선행기술의 예시나 선택된 subject matter의 주제 외부의 예시와 비교하여 효과를 보여주는 것입니다.
명세서에 비교예를 포함시키는 것이 유용할 수 있습니다. 하지만 모든 선행기술과의 비교 데이터를 출원 당시 준비하는 것이 어렵기 때문에 EPO에 추후 실험 데이터 제출이 허용됩니다. 본 발명에 의해 해당 효과가 제공된다는 설명이 명세서에 있는 경우라면, EPO에서 예상치 못한 효과를 입증하기 위해 데이터를 제출할 수 있습니다.
마찬가지로 두 가지 리스트 접근법의 적용
선택발명과 관련하여 또 다른 주요 고려사항은 EPO 실무에 따른 청구항 보정의 근거입니다.
예를 들어, “특정 길이”의 두 개 이상의 리스트를 포함하는 특허출원과 이러한 리스트들 중에서 일부 그룹만 선택하는 보정을 고려해볼 수 있습니다. 이러한 보정은 EPO에서 대체로 허용되지 않습니다. 개시의 개념은 신규성 판단과 보정의 근거 판단에서 일반적으로 일관되어 고려됩니다. 즉, 선택발명의 신규성을 평가하기 위한 ‘두 가지 리스트’ 접근법이 보정의 적법성에도 적용됩니다.
앞에서 언급한 아닐린 화합물의 예시를 다시 한 번 살펴보겠습니다.
이 예시에서 general formula(I)의 화합물은 출원 당시 명세서의 개시를 나타내고, general formula(II)는 보정안을 나타냅니다. 상기 보정은 3가지 리스트에서 선택되는 것이기 때문에 EPO에서 받아들여지지 않을 것입니다.
수렴적 리스트(converging list)에서의 선택
그러나, EPO가 여러 리스트로부터 모든 보정이 모두 이와같이 허용되지 않는 것은 아닙니다.
예를 들어, “10개 미만, 바람직하게는 8개 미만, 더욱 바람직하게는 6개 미만, 가장 바람직하게는 4개 미만”와 같이 점점 수렴하는 리스트에 기초한 보정은 허용가능한 것으로 판단됩니다(T1621/16). 이러한 리스트는 “메틸, 클로로, 니트로, 시아노”와 같은 비수렴적 리스트들과는 다른 것으로 간주됩니다.
대안의 목록을 축소하는 보정
한편, EPO에서는 대안의 목록을 일부 축소하는 보정을 일반적으로는 허용합니다. 복수의 리스트로부터의 삭제는 generic group의 축소가 “원래 개시되지 않았던 각 잔기의 특정 의미들의 특별한 조합”을 초래하지 않는 한, 허용되는 것으로 간주됩니다(T615/95). 그러한 보정의 허용 가능성은 case-by case로 결정되며, 일반적으로 최초 리스트의 크기와 삭제되는 것의 개수에 따라 결정됩니다. “특정 길이”의 리스트들에서 몇 가지 삭제(a few deletions)는 일반적으로 허용되나, 여러 리스트에서 많은 대안을 삭제(many deletions)하여 리스트를 축소하는 것은 일반적으로 허용 가능하지 않습니다.
위의 아닐린 화합물 예시에서, 보정은 여러 가지 리스트에서 대안을 많이 삭제하도록 하는 것입니다. 실제로 이 경우2개의 리스트가 단 하나의 가능성만 있도록 축소되었습니다. EPO는 이러한 general formula(II)를 신규사항 추가인 것으로 고려할 것입니다.
보정근거 기재의 중요성
일반적으로 EPO에서 여러 리스트의 수정이 허용되는 것으로 판단되기 위해서는 출원서의 명시적 근거가 필요하며 출원 당시 명세서에 작성되어야 합니다. 따라서, EPO에서 심사 진행시 특정 관심 특징의 선호되고 적절한 조합을 상세히 기술하는 하위 목록에 대한 fall back position이 필요할 수 있는지 여부를 고려하는 것이 중요합니다.
이상과 같이 선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준과 보정의 적법성에 대해 살펴보았습니다.
선택 발명을 출원을 준비할 때, 청구하고자 하는 선택이 선행기술 대비 신규한 것으로 정의될 수 있을지 미리 확인하는 것이 중요합니다. 나아가, 진보성을 인정받기 위해서는 공지된 범위 대비 선택발명에서 이점이 있음을 비교데이터로 입증하는 것이 적극적으로 권장됩니다.
보정의 적법성 판단 역시 신규성 판단과 동일한 기준이 적용되기 때문에, 여러 선택된 조합들의 fall back position을 출원 당시 명세서에 다수 기재해두는 것이 중요합니다.
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Eleanor is a Partner and Patent Attorney at Mewburn Ellis. She drafts chemistry patents for UK and international clients and is experienced in the prosecution of global patent portfolios as well as opposition and appeals before the EPO. Eleanor has a proven track record and recently won three valuable opposition cases for key clients. She frequently provides patentability and Freedom to Operate opinions for her clients.
Email: eleanor.maciver@mewburn.com
