자료

 

유럽 지역 단계 특허 출원: 유럽 특허청 이외의 기관이 ISA 역할을 할 때의 초기 단계 절차

유럽 지역 단계 특허 출원: 유럽 특허청 이외의 기관이 ISA 역할을 할 때의 초기 단계 절차

Early Stage Procedure – EPO is NOT ISA Flowchart _KO

여기서는, 유럽 특허청 이외의 기관이 국제 조사를 수행한 국제(PCT) 출원이 유럽 특허청에서 지역 단계에 진입하기 위한 초기 절차를 설명합니다. 또한, 유럽 특허청에서의 이러한 출원 절차 진행이 어떠한 실무적 결과를 초래할 것인지를 설명합니다.

유럽 특허청이 ISA 역할을 할 때의 초기 단계 절차 혹은 EPO에 직접 출원한 유럽특허 출원에 대해서는 우리의 별도 서지 사항을 보십시오.

 절차는?

유럽 특허청이 국제 출원에 대해서 ISA 역할을 하지 않을 경우, 지역 단계 진입에 앞서 보충적 유럽 조사 보고서(supplementary European search report)를 작성합니다.

출원이 지역 단계에 진입한 후 곧 유럽 특허청은 “규칙 161과 162 EPC에 따른 통지서 (communication)“를 발행합니다. 이 통지서에 대한 답변 혹은 지역단계 진입 시 출원인은 아래 대응의 일부 혹은 전부를 선택할 수 있습니다.

  • 출원, 특히 청구항에 대한 자진 보정서를 제출
  • 납부해야 할 초과 청구범위 수수료 납부

규칙 161/162에 따른 통지서(communication)는 답변 기한을 6개월로 제한합니다. 이 기한은 연장할 수 없습니다.

6개월의 기한 이후에 유럽 특허청에 계류 중인 청구항은 보충적 조사의 대상이 되며, 이 시기에 얼마나 많은 청구항에 대한 수수료를 납부해야 하는지를 결정합니다.

보충적 조사가 6개월의 기한까지 연기되지 않는 것을 출원인이 선호하는 경우, 납부해야 할 모든 청구항 수수료를 지역단계 진입 시 납부하였다면, 출원인은 지역단계 진입 시에 이 통지서에 대한 권리를 명시적으로 포기할 수 있습니다.

보충적 유럽 조사 전

보충적 유럽 조사에 적용되는 조사 제한은 유럽 특허청의 조사 수행 전에 충족되어야 하는 특정 요건들을 의미합니다. 보충적 유럽 조사에서 조사되지 않은 발명의 대상은 출원에서 제외되지만, 분할 출원을 통해 진행될 수 있습니다.

유럽 특허청이 그 조사를 제한하는 데에는 3가지 방법이 있습니다.

1. 각 카테고리에서 하나의 독립 청구항만 허용

유럽 특허청은 어떤 한정된 상황을 제외하고, 각 카테고리(물건, 공정, 장치 또는 용도)에서 하나의 독립 청구항만을 허용합니다. 이러한 요건이 충족되지 않은 것으로 판단될 경우, 유럽 특허청은 출원인에게 각 카테고리에 대해 1개의 어떠한 독립 청구항이 조사 대상이 되어야 하는지 표시할 것을 요청합니다.

요청할 때는 2개월의 답변 기한이 지정됩니다. 이 기한은 연장할 수 없고, “추후 절차”를 이용할 수는 없습니다. 출원인의 답변이 없을 경우, 유럽 특허청은 각 카테고리에서 첫 번째 독립 청구항만을 조사합니다. 요청에 대한 답변서를 통해 또는 심사 중에, 이러한 거절이유에 대응할 수 있습니다. 대응이 성공적이면, 유럽 특허청은 조사를 제한하지 않습니다.

2. 불완전한 조사 – 너무 넓거나 불분명한 청구범위

의미 있는 조사를 수행하기에 청구범위가 너무 넓거나 불분명한 것으로 판단되면, 유럽 특허청은 출원인에게 조사될 발명의 대상을 명시하는 진술서를 제출하도록 요청합니다.

요청할 때는 2개월의 답변 기한이 지정됩니다. 이 기한은 연장할 수 없고, “추후 절차”를 이용할 수는 없습니다. 진술서가 제출되지 않거나 충분하다고 여겨지지 않을 경우, 유럽 특허청은 조사를 수행하지 않거나, 또는 청구된 발명의 대상의 일부만 조사합니다.

요청에 대한 답변서를 통해 또는 심사 중에, 이러한 거절이유에 대응할 수 있습니다. 대응이 성공적이면, 유럽 특허청은 완전한 조사를 수행합니다.

3. 발명의 단일성에 대한 독립적 고려

상기 1 및 2에서의 청구범위에 대한 형식적 검토는 발명의 단일성 고려와는 무관합니다. 청구범위가 단일성을 결여한 것이 발견되면, 유럽 특허청은 청구범위에서 가장 먼저 나타나는 발명만을 근거하여 조사를 수행합니다.

이는 국제 단계에서 발명의 단일성 결여의 이의가 없는 경우에도 적용되며, 단일성 결여에 대한 거절이유는 이 단계에서 유럽 특허청에 의해 처음으로 제기됩니다.

유럽 특허청은 출원인에게 조사에 의해 포함될 각 추가 발명에 대한 추가 조사 수수료를 납부하도록 요청합니다.

요청할 때는 2개월의 답변 기한이 지정됩니다. 이 기한은 연장할 수 없고, “추후 절차”를 이용할 수는 없습니다. 보충적 유럽 조사보고서는 청구항에서의 첫 번째 발명과 추가 조사 수수료가 납부된 발명에 대해서만 작성됩니다.

이 단계에서는 단일성 결여 발견에 대해 이의를 제기할 수 없지만, 유럽 조사 견해서(European search opinion)에 대하여 답변할 때 대응할 수 있습니다.

해당하는 조사 수수료가 이미 납부된 발명의 대상을 포함하는 청구항에 대한 분할 출원을 진행하는 경우, 분할 출원에 대해 납부된 조사 수수료는 절차(prosecution) 중에 환급될 것입니다.

4. 납부해야 할 초과 청구 범위 수수료 지급

규칙 161/162에 따른 통지서(communication)에 의해 정해진 6개월의 기한 만료 시 유럽 특허청에 계류 중인 청구항은 이 시기에 얼마의 청구범위 수수료를 납부해야 하는지를 결정합니다. 청구범위 수수료는 청구항이 15개 초과 시 납부합니다.

초과 청구범위 수수료는 16번째 이후의 청구항에 대해 납부합니다. 51번째 이후의 청구항에 대해서는 더 높은 수수료를 납부합니다.

청구범위 수수료가 기한 내에 납부되지 않을 경우, 해당되는 청구항은 포기된 것으로 간주될 것입니다. 포기된 것으로 간주된 청구항의 특징은, 그렇지 않았다면 설명서 혹은 도면에서 찾을 수 없는 것이라면, 해당 출원, 특히 청구범위에 다시 포함될 수 없습니다.

청구항 수를 줄이는 보정된 청구범위가 제출될 경우, 지역 단계 진입 시 납부된 청구범위 수수료는 환급될 것입니다.

출원인이 취하여야 할 대응방안?

  • 조사 이전에 청구범위를 검토한다.
  • 필요한 경우 청구범위를 보정하되,
    (i)         각 카테고리에 하나의 독립 청구항만 있도록 하고;
    (ii)        가장 중요한 발명의 대상이 청구범위에서 첫 번째로 기재되도록 하여, 추가 조사 수수료를 납부할 필요 없이 자동으로 조사되도록 한다.
  • 청구범위 수수료를 피하거나/낮추기 위해 청구항 수를 줄여야 할 경우 청구범위를 보정한다.

보충적 유럽 조사 이후

  • 보충적 유럽 조사 동안 유럽 특허청에 의해 제기된 거절이유에 대한 의무적 답변

유럽 특허청은 보충적 유럽 조사보고서에 첨부되는 유럽 조사 견해서(합쳐서 확장된 유럽 조사보고서라고 함)에서 유럽 특허청이 제기한 거절이유에 대한 의견서 및/또는 보정서를 제출하도록 출원인에게 요청합니다.

답변 기한은 출원인이 출원을 더 진행해야 할지를 결정하도록 정해진 6개월의 기한입니다. 이 기한은 연장할 수 없습니다. 추가 비용을 납부하고 “추후 절차”를 이용하여 답변서 제출을 위한 추가 기간을 이용할 수 있기는 하지만, 거절이유에 대한 의견서 및/또는 보정서가 기간 내에 제출되지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주됩니다.

유럽 특허청이 발명의 단일성 결여를 발견할 경우, 출원인은 조사된 발명들에 대해서만 청구항을 보정해야 합니다. 추가 발명(들)은 하나 이상의 분할 출원(들)을 통해 진행될 수 있습니다. 만약 분할 출원이 기존 출원을 통해 조사 수수료가 이미 납부된 발명에 대해 출원되었다면 조사 수수료는 분할 절차(prosecution) 중에 환급될 것입니다.

유럽 조사 견해서에 답변 시, 발명의 단일성 결여 발견에 대해 대응할 수 있습니다. 대응이 성공적이면, 필요한 경우 유럽 특허청은 비용 청구 없이 추가 조사를 실시할 것입니다.

단일성 결여 발견이 심사 부서에 의해 유지될 경우, 기존 출원 내에 조사되지 않은 발명들을 포함하는 것이 불가능할 것이며 분할 출원이 요구될 것입니다.

유럽 조사 견해서에 아무런 거절이유가 없는 경우, 답변서는 필요 없습니다.

  • 자진 보정할 마지막 기회

답변을 위한 6개월의 기한은 자진 보정서를 제출할 마지막 기회이기도 합니다.

이 시기 후에 출원인은 더 이상 자진 보정서를 제출할 권리를 갖지 못하며, 이후 제출된 모든 보정서는 심사 부서의 동의를 필요로 합니다. 출원 심사를 보다 효율적으로 하고자 하는 유럽 특허청의 진행 중인 목표 때문에, 심사 부서가 이후의 자진 보정서에 순조롭게 동의하지는 않게 될 것으로 예상됩니다. 이 단계에 제출된 보정된 청구항들은 조사되지 않은 발명의 대상과는 관련될 수 없음에 주의하십시오.

출원인의 대응은?

  • 우리는 유럽 조사 견해서에 있는 유럽 특허청의 거절이유에 대한 조기 검토를 추천합니다. 자진 보정 역시 동시에 고려되어야 합니다.
  • 이후 거절이유에 대한 의견서 및/또는 보정서 (및/또는 자진 보정서) 준비가 조사 견해서에 대한 6개월의 답변 기한 내의 적절한 시기에 준비될 수 있습니다.

절차규정이 출원인 또는 특정 출원에 어떠한 영향을 미치는지에 관한 추가 조언을 원하시면, 저희에게 연락 주십시오.

This information is simplified and must not be taken as a definitive statement of the law or practice.  Please refer to our English-language website for more information.