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OPTING OUT OF THE UNIFIED PATENT COURT

OPTING OUT OF THE UNIFIED PATENT COURT

영국 정부는 2016 년 11 월 영국이 통일 특허법원(Unified Patent Court)(UPC) 협약을 비준 할 것이라고 발표했습니다. 이것은 영국이 UPC 및 유럽 단일 특허 (EUP)에 참여할 것이라는 명확한 표시였습니다. 다시 말해, 2016 년 6 월 23 일 유럽 연합을 떠난 영국의 결정이 영국이 UPC와 EUP에 참여하기를 원했던 것을 멈추게 하지 않았습니다.

영국에서의 정치 활동과 독일의 새로운 법적인 문제로 인해 독일과 영국의 비준이 지연되어 왔습니다. 독일과 영국의 비준은 현재 2018 년에 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.
유럽 통합 특허법원(UPC)는 문을 열 예정이며 단일특허(UP)는 협정 발효 후 3 개월 후에 유럽 특허 출원자가 이용할 수 있게 됩니다. 현재 단일 특허(UPC)의 시작일은 2018 년 중반에서 후반으로 예정됩니다. 그러나 유럽 통합 특허법원(UPC) 및 단일 특허(UP)가 시작까지 많은 지연이 있었고 추가 지연이 발생할 수도 있습니다.

모든 유럽 특허는 자동으로 UPC의 관할에 속합니다. 그러나 특허권자 및 특허 출원인은 UPC를 “옵트 아웃”할 수 있습니다. 본 인포메이션 설명서는 통일 특허 법원에 대한 옵트 아웃이 어떻게 작동 할 것으로 예상되는지, 그리고 옵트 아웃의 몇 가지 장점과 단점에 대한 우리의 견해를 간략히 설명합니다. EUP 및 UPC와 관련된 인포메이션 설명서가 첨부되어 있습니다. 자세한 내용은 이들 첨부 설명서를 참조하십시오.

기존 유럽 특허 및 공개 된 특허 출원

기존의 유럽 특허 권자가 “옵트 아웃 (opts out)”하지 않는 한 기존의 유럽 특허는 자동으로 UPC의 관할에 속하게 됩니다.
따라서 모든 권리자는 유럽 특허 각각에 대해 두 가지 옵션을 선택할 수 있습니다:

  1. 아무 것도 하지 않는다 (따라서 자동으로 UPC의 관할 하에 있게 되며, 본 설명에서는 “자동 입력”이라 함). 또는
  2. UPC를 옵트 아웃한다.

옵트 아웃 절차에는 다음과 같은 특징이 있습니다:

  • 옵트 아웃 절차는 UPC가 발효 된 후 첫 7 년 동안 만 가능합니다 (5 년 후 검토하여 14 년까지 연장 가능). 이 기간이 지나면 EPO가 부여한 모든 특허는 UPC의 관할에 속하게 됩니다;
  • 옵트 아웃은 유럽 특허의 존속기간 동안 지속됩니다 (옵트 아웃이 취소되지 않는 한 – 아래 참조);
  • 유럽 통합 특허법원(UPC) 협약이 발효 된 날부터 소유자는 그들의 기피(opt-out)를 제출 할 수 있을 때 유럽 통합 특허법원(UPC)이 시행되기 전 선라이즈 기간(sunrise period )이 있을 것으로 보입니다. (2018 년 중반에서 중기에서 말기 경에 시작하는 것으로 생각됩니다);
  • UPC에서 절차진행 대상이 되는 특허는 옵트 아웃 할 수 없습니다.
  • 옵트 아웃 취소는 언제든지 할 수 있습니다(즉, 특허권을 UPC의 관할로 가져 가기 위해);
  • (옵트 아웃 취소 후) 두 번째로 ‘옵트 아웃’할 수는 없습니다; 그리고
  • 둘 이상의 특허를 옵트 아웃하는 단일 청구(“일괄” 옵트 아웃)는 가능할 것이지만 아직 확정되지는 않았습니다.

다음은 각 옵션에 대한 장단점입니다.

1. 아무것도 하지 않거나 “자동-옵트 인”

장점 단점
자동으로 발생하므로 아무런 조치가 필요하지 않습니다. UPC에서 절차관련 서류가 발행되면 옵트 아웃 할 수 없음.

UPC에 대한 더욱 자세한 인포메이션, 장단점에 대해서는 UPC의 인포메이션 설명서를 참조하십시오.

2. “옵트-아웃”

장점 단점
“종전과 같은” 절차 적극적으로 옵트 아웃을 선택 해야 한다. ‘일괄’ 옵트-아웃이 가능할 것으로 보이나, 현재 단계에서는 확실하지 않음.
절차, 비용 및 절차 서비스 수준에 대한 초기 불확실성을 피할 수 있음. 모든 참가국에 대해 옵트 아웃 하거나 옵트 아웃 하지 않는다. 즉, 일부 참가국에 대해서만 선택적으로 옵트 아웃 하는 것이 불가함.
중앙 침해 소송에 대해서는 언제든지 “옵트 인”할 수 있음. 특허권자가 둘 이상인 경우 모든 권리자가 옵트 아웃에 동의해야 함.
옵트 아웃에 대한 관납료 없음

옵트 아웃 절차는 현재 공개된 EP 출원에 대하여도 가능합니다.

계류중인 특허 출원에 대하여 옵트 아웃 함으로써, 특허가 부여된 때 UPC의 관할에 속하지 않을 것임을 보증하는 작은 편리가 제공됩니다. 그러나 특허 출원 인이 EUP를 추구하기로 결정하면 특허가 부여되기 전에 옵트 아웃 철회가 필요합니다. EPC 규칙 71 (3)(특허 부여 결정)에 따라 EPO 통신에 응답하는 것과 동시에 EUP 선택, 지정 확인 (기존 EP의 경우) 및 UPC 관할에 대한 EP 선택 고려를 결정하는 것이 현명한 판단 인 것 같습니다.

특허 포트폴리오에 대한 옵션?

a) 모든 특허에 대하여 옵트 인 상태로 한다.- 이 옵션은 새로운 시스템에 대한 신뢰를 나타내는 것입니다. 이 옵션을 사용하면 범 유럽 침해 금지 명령을 얻을 수 있고, 법원의 초기 경험을 얻을 수 있으며, 그리고 잠정적으로 초기 판례법을 형성 할 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 특히 높은 가치 있는 특허의 경우 위험한 전략이 될 수 있습니다.

b) 모든 특허에 대하여 옵트 아웃 한다.- 이 옵션을 통해 특허권자는 이 시스템을 적용하기 전에 처음 몇 년 동안 시스템이 어떻게 발전하는지 확인할 수 있습니다. 이러한 옵션은 특허권자가 일부 또는 모든 특허에 대해 옵트 인할 것인지를 결정하기 위해 포트폴리오를 신중하게 검토 할 수 있게 해줍니다 (아래의 옵션 c 참조).

c) UPC가 발효되기 전에 특허 별로 결정한다. 특허권자는 예를 들어, 각 특허의 상대적 중요성과 강점(strength)에 따라 옵트 아웃 할 지 여부를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 특허권자는 상대적으로 취약한 특허 및/또는 매우 중요한 특허를 옵트 아웃 하기로 결정할 수 있으며, 상대적으로 강력하거나 중요하지 않은 특허는 남겨 둘 수 있습니다. 또한, 특허에 대하여 이의신청이 받아 들어 졌거나 이의신청이 제기 중인가를 고려하는 것이 현명 할 것입니다.

“미래” EP 특허

향후 유럽 특허 출원 전략을 고려할 때 EUP 및 UPC의 도입도 고려해야 합니다. 특히, 2016 년 말과 2017 년에 EPC 규칙 71 (3) 통신문이 수신된 유럽 특허 출원에 대해서는 이들 출원이 이론적으로 EUP로 전환 될 수 있는 것입니다(만약 특허 부여가 UPC 협정이 발효 될 때까지 지연될 수 있다면).

모든 유럽 특허 소유권자는 유럽 특허 출원 각각에 대한 특허의 부여에 대해 세 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  1. EUP + 선택적으로 비-EU EPs
  2. EP – 아무 것도하지 않음 ( “자동 옵트 인”)
  3. EP – UPC 옵트 아웃

이 옵션에 대한 더 자세한 정보에 대하여는 EUP에 대한 앞선 인포메이션 설명서를 참조하십시오.

나라별 특허출원에 대해?

종국에 가서는 UPC는 EPO가 부여한 모든 특허 (EUP 및 종래의 유럽 특허 모두)에 대한 관할권을 갖습니다. 이 같이 전 특허에 대한 관할권이 효력을 발하는 가능한 가장 빠른 날짜는 UPC가 발효 된 후 7 년입니다 (잠정적으로 2024 년).

상기 시간이 지나면 UPC를 피할 수 있는 유일한 방법은 유럽 내 개별 국가 출원을 하는 것입니다. 예를 들어 PCT 출원으로부터 영국 또는 독일 국가 단계 출원을 제출할 수 있습니다. 그 결과 영국 또는 독일 특허는 UPC의 관할에 속하지 않습니다. 그러나 현재 프랑스에서는 PCT 출원에 대한 국내 단계 진입이 가능하지 않습니다.

장점 단점
모든 특허에 대하여 UPC를 적용하지 않음. 12 개월의 우선 기간이 끝나기 전에 프랑스에 대해 결정해야 함 – 프랑스의 국내 단계 진입 절차 없음 (현재로서는)
EPO를 사용함에 의한 단일 절차 및 번역 비용의 이점을 상실함 (약 20 페이지가 넘는 특허출원 그리고 3 개 이상의 유럽 국가에서 특허보호가 요청될 경우)

This information is simplified and must not be taken as a definitive statement of the law or practice.  Please refer to our English-language website for more information.