유럽의 통합특허법원(UPC)이 지난 6월에 개원하고 약 한 달이 지났습니다. 많은 기대와 우려 속에서 현재 (2023년 6월 26일 기준)까지 23건의 소송이 제기되었다고 합니다. 이 중 3건은 중앙부에 취소(revocation) 소송으로 접수되었으며, 14건은 지역부에 침해 소송으로 제기되었습니다. 또한, 6건의 예방조치 (provisional measure) 청구가 있었습니다. 한편, 제3자의 항변과 관련된 조치인 보호서한(protective letter)은 무려 236건이나 제출되었다고 합니다.
앞서 말씀드린 3건의 취소소송 중 한 건은 글로벌 제약사들의 특허 소송입니다. 암젠의 23년 5월 17일자로 등록된 특허 EP 3666797에 대해 사노피가 UPC에서 취소소송을 제기하였습니다. 해당 특허의 패밀리에 대해 두 회사는 전세계적으로 무효소송을 하고 있는 중입니다. EPO에서 이의신청이 가능한 기간임에도, 사노피가 UPC에서 먼저 취소소송을 제기한 것이 흥미로운 점입니다. 암젠이 opt-out을 선택하지 않았고, 사노피 입장에서는 최대한 신속한 판결을 받고자 새로 개원한 법원을 선택한 것으로 생각됩니다. 또한, 사노피는 여전히 등록 후 9개월이라는 기한 내에 이의신청을 제출할 수도 있습니다.
이처럼 특허를 공격하는 입장에서는 EPO 이의신청뿐만 아니라 UPC 취소소송을 추가적으로 고려할 수 있습니다. 다만, EPO 이의신청은 보다 광범위하게 (39개 EPC 가입국) 특허를 소멸시킬 수 있는 장점이 있는 반면, UPC 취소소송은 현재로서 17개국에만 영향을 미치는 점에서 차이가 있습니다. 즉, UPC 취소소송은, 17개국의 지리적 범위 내에서 UP(단일특허) 및 EP번들특허로서 opt-out 되지 않는 것들에 대해서만 영향을 미칩니다.
한편, EPO 이의신청은 등록 후 9개월의 시간 제한이 있는 반면, UPC 취소소송은 이해관계가 있는 이상 언제든지 청구할 수 있는 장점이 있습니다.
UPC 취소소송이 제기될 수 있는 시기로서 다음의 3가지 시나리오를 생각해볼 수 있습니다:
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이의신청 이전에 UPC 취소소송이 제기되는 경우
사노피와 암젠의 경우처럼 이의신청 이전에도 UPC취소소송을 먼저 제출할 수도 있습니다. 다만, EPO 이의신청의 지리적 범위가 더 넓은 점을 감안해서 EPO 이의신청도 함께 제출하는 것이 바람직한 것으로 여겨집니다.
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이의신청이 진행되는 중에UPC 취소소송이 제기되는 경우
이 경우 동시에 절차가 진행될 수 있습니다. 이 때 UPC가 EPO의 절차를 기다리며 중단할지가 이슈입니다. EPO가 UPC보다 확실히 빠른 판결을 내릴 것이라는 것이 확실하지 않은 이상 (EPO에서 명시적으로 언제까지 결정이 내려질 것이라는 언급이 있는 수준) UPC가 적극적으로 절차를 중단하는 일은 없을 것으로 전망된다고 합니다.
한편, 두 절차가 동시에 진행된 후에 EPO에서 특허가 무효되고 UPC에서는 특허가 존속된다는 결정이 나온다고 하더라도, EPO의 효력이 앞서기 때문에 특허는 무효가 됩니다. 반대로, EPO에서는 특허가 유지되고 UPC에서는 무효가 되는 경우, UPC 관할 대상 국가 (현재 17개국)에서만 특허가 무효되고 나머지 EPC 국가에서는 특허가 유효합니다.
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이의신청이 종료된 이후에 UPC취소소송이 제기되는 경우
아마 대부분의 경우에는 UPC 취소소송은 EPO 이의신청을 실패하였을 때 제기될 것입니다. EPO와 UPC는 독립적으로 판단하므로 금반언이 적용되지 않습니다. 따라서 공격하는 입장에서는 이의신청 실패에도 불구하고 새롭게 도전해볼 수 있습니다.
UPC의 취소소송은 EPO 이의신청에 비해 명확한 단점들이 있습니다. UPC에 취소소송을 위해 납부되어야 하는 비용 자체가 훨씬 높습니다. 또한, 특허권자가 원고의 침해 주장을 하며 반소 제기를 할 수 있고, 가압류 등의 UPC에서 이용 가능한 강력한 예방적 조치들을 당할 가능성이 있습니다. 따라서 UPC에 취소소송을 제기하는 때에는 이러한 리스크들도 검토해보아야 합니다.
이상으로 UPC의 취소소송과 EPO의 이의신청을 비교해보았습니다. UPC에 대한 저희의 가이드 자료가 필요하시다면, 여기에서 자료를 받으십시오. 또한, 이의신청에 대한 상세한 절차가 궁금하시다면 여기를 참고해주세요.
